商标包含与申请人名义存在差异的企业名称，是否容易使公众对服务来源产生误认，是否会被认定带有欺骗性而不得作为商标使用？韩国新韩金融持株会社（下称新韩会社）欲将一件包含“新韩金融集团”字样的图文组合标志作为商标，申请注册使用在银行、金融咨询等服务上，因被认为易使消费者对服务来源产生误认，带有欺骗性而被驳回注册申请，新韩会社随后展开了追索。
日前，北京市高级人民法院作出终审判决，认为新韩会社将“新韩金融集团”申请注册为商标符合商业惯例，亦无证据表明其会使消费者对服务的质量等特点或者产地或者服务的来源产生误认，故第11572951号“新韩金融集团及图”商标（下称诉争商标）未构成商标法第十条第一款第（七）项规定的不得作为商标使用的情形。
据了解，诉争商标由新韩会社于2012年10月8日向商标局提出注册申请，指定使用在国际银行、理财顾问、金融资产管理、抵押贷款、信用卡服务、外汇交易、证券业务、保险服务、金融咨询等第36类服务上。
经审查，商标局以诉争商标与第6859999号“新韩”商标（下称引证商标）构成使用在类似服务上的近似商标，而且诉争商标易使消费者对服务来源产生误认为由，决定对诉争商标的注册申请予以驳回。
新韩会社不服商标局所作驳回决定，随后向商标评审委员会（下称商评委）申请复审。2017年1月5日，商评委作出驳回复审决定，对诉争商标的注册申请予以驳回。新韩会社不服，继而向北京知识产权法院提起行政诉讼。
北京知识产权法院经审理认为，诉争商标指定使用在保险服务、养老金受托管理服务上，与引证商标构成使用在同一种或类似服务上的近似商标；但诉争商标指定使用在国际银行、理财顾问、金融资产管理等其他服务上，与引证商标未构成使用在同一种或类似服务上的近似商标。同时，新韩会社企业名称中“持株会社”的含义是控股公司，虽然“持株会社”并非对应“集团”，但“新韩金融集团”申请注册为商标符合商业惯例和通行做法，不会使消费者对服务来源产生误认。综上，北京知识产权法院于2017年6月22日作出一审判决，撤销商评委所作复审决定，并判令商评委就新韩会社针对诉争商标所提出的驳回复审申请重新作出决定。
新韩会社不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，主张诉争商标与引证商标不构成使用在同一种或类似服务上的近似商标，而且引证商标已经被提起连续三年不使用撤销申请，该案应当中止审理。
据了解，2018年4月13日，商标局在第1595期商标公告上，对引证商标作出注册商标撤销公告，撤销引证商标在保险、艺术品估价、经纪、海关经纪、担保、募集慈善基金、信托、典当服务（下统称涉案服务）上的注册。
北京市高级人民法院经审理认为，引证商标在涉案服务上的注册已被撤销，而且引证商标核定使用的其他服务与诉争商标指定使用服务在服务的目的、内容、方式、对象等方面差别较大，引证商标已不能成为诉争商标在相关服务上申请注册的在先权利障碍。同时，新韩会社的企业名称“持株会社”含义是控股公司，故“新韩金融集团”申请注册为商标符合商业惯例，亦无证据表明其会使消费者对服务的质量等特点或者产地或者服务的来源产生误认，故诉争商标未构成商标法第十条第一款第（七）项规定的不得作为商标使用的情形。综上，北京市高级人民法院终审驳回新韩会社上诉，维持一审判决。（王国浩）
行家点评
杨宇宙北京大成（上海）律师事务所合伙人：根据商标法第十条第一款第（七）项规定，带有欺骗性、容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志，不得作为商标使用。上述条款中一种常见的情形是商标中包含企业名称。在审查和司法实践中，如果商标中包含的企业名称与申请人名义存在实质性差异的，易使消费者对服务来源产生误认，应被认定为带有欺骗性。
企业名称一般由行政区划或地域范围、字号、行业或经营特点或组织形式所组成。如果商标中包含他人企业的字号，通常都会因为存在实质性差异而依据上述条款被驳回，这种情况少有争议。争议通常发生在商标中虽然包含了申请人自己的字号，但在企业的行政区划、行业或经营特点或组织形式方面存在差异。根据《企业集团登记管理暂行规定》中规定，在我国登记注册的企业需在注册资金、企业规模等方面达到一定条件后方可登记为企业集团，并可在企业名称中使用“集团”字样，而未经登记不得以企业集团名义从事活动。因此，对于非企业集团申请的商标中包含“集团”，容易造成相关公众对企业的性质、规模等产生误认。
但这并不意味着要求商标中出现的企业名称和申请人名称完全一致，如果两者差异符合商业惯例，则不会导致相关公众产生误认，不应视为违反商标法第十条第一款第（七）项规。该案中，商评委认为“新韩金融集团”文字与申请人新韩会社的名义不符，易使消费者对服务来源产生误认。“持株会社”的含义是控股公司，从商业惯例而言，新韩会社申请“新韩金融集团”商标不会使相关公众对由新韩会社及其所控股的子公司提供的金融服务的来源产生误解，因此不应当认为具有欺骗性。
综上，对于申请人名义和其申请商标中的企业名称不完全一致的情况下，应当从商业惯例出发，判断该种商标申请和使用是否具有合理性，是否会导致相关公众产生误认作为裁量标准。
